4月,三聚阳光代理东威公司的专利侵权系列案入选“2020年度苏州市知识产权优秀服务案例”,案件近日从苏州市知识产权服务业商会媒体平台展示,现予以转载。
一. 三聚阳光代理东威公司专利侵权系列案
案例简介:
2019年至今,北京三聚阳光知识产权服务集团有限公司及旗下北京易聚律师事务所(以下简称三聚阳光及易聚律所)曾成功代理昆山东威科技股份有限公司(以下简称东威公司)专利维权系列案,侵权诉讼及无效宣告近10件。通过和解收取专利许可费、诉讼索偿等多元化的纠纷处理方式,组合专利包、科学选取法院、请求法院取证等多种诉讼手段,帮助东威公司快速结束与多个侵权方的法律纠纷,实现维权目标,稳固了其市场地位。 本系列案主要难点有二:1.专利权人难以通过私力获取侵权行为证据;2.调查取证前无法确定被控侵权产品具体落入权利人的具体哪一项专利保护范围。 其一,三聚阳光及易聚律所代理后发现,被控侵权产品为大型设备,涉及的零部件繁多,设备生产者通常在自己工厂内不进行组装,而是将设备出售后在使用方处进行组装,因此无法直接至生产者处获取被控侵权产品证据,同时由于使用方监管严格,无关人员不能携带任何具有拍照录像功能的电子设备进入工厂,专利权人难以自行进入使用方对侵权设备的所有部件进行取证;此外,被控侵权产品市场售价较高,专利权人无法通过自行购买等方式获取被控侵权产品。这将可能导致三聚阳光及易聚律所无法获取充足的证据来支持诉讼请求。 其二,由于涉嫌侵权产品体积大、技术方案复杂,涉及设备整体及多个零部件的多项专利,根据东威公司已经掌握的证据尚无法准确判断涉嫌侵权产品具体落入哪项或哪几项专利的保护范围,因此可能会导致单项专利不落入专利权保护范围,从而无法充分打击涉嫌侵权者的侵权行为。 根据上述两个主要难点,本案能否胜诉的关键就在于:1.专利权人立案提交的证据是否足以证明被告采购并使用了被控侵权产品;2.被控侵权产品的技术方案是否落入涉案专利保护范围;3. 被控侵权产品的技术方案是否属于现有技术。 因此,三聚阳光及易聚律所在诉讼过程中,使用以下策略分别应对。 由于专利权人难以通过私力获取二被告实施了被控侵权行为的完整证据,仅向法院提供了被告二(使用方)工厂门口照片、被控侵权产品的部分照片、通过时间戳认证的被告一和被告二官方网站关于被控侵权产品的宣传信息。同时,专利权人在举证期限内向法院提交了调查取证申请,请求法院至被告二处对侵权设备进行现场勘验。经听证,法院结合专利权人证据及被告陈述,认为该组证据足以初步证明被告二向被告一采购并使用了被控侵权设备。因此,支持了专利权人调查取证申请。 其二、筛选出多项与涉嫌侵权产品相关度较高的专利构成“专利包” 因为涉嫌侵权产品体积大、技术方案复杂,涉及设备整体及多个零部件的多项专利,根据东威公司已经掌握的证据尚无法准确判断涉嫌侵权产品具体落入哪项或哪几项专利的保护范围,在此情况下,三聚阳光及易聚律所律师团队建议东威公司选取多项专利进行组合,选择5项与被控侵权产品高度相关的专利形成专利包进行起诉,以此来提高诉讼的成功率。 被告认为其采用的技术方案是现有技术并提交了数篇在先专利证据,经比对,在先专利证据并未公开被控侵权产品的全部技术特征,因此法院未支持其现有技术抗辩主张。在多个策略的结合下,经现场勘验和技术比对,专利权人认为被控侵权产品与其中一项专利权利要求1构成相同侵权,与其中一项专利的权利要求1构成等同侵权,不落入另外三项专利的权利要求保护范围内,因此撤回针对后三项专利的诉讼请求。被告认为被控侵权产品不落入全部专利的保护范围,不构成侵权。最终,法院经比对,认为被控侵权产品包含了其中一项专利权利要求1的全部技术特征,因此构成侵权。 经过对本系列案的成功代理,三聚阳光及易聚律所律师团队认为: 对于专利权人难以获取完整证据的大型设备侵权案件,建议专利权人在自身能力范围内提供尽可能多的初步证据,如被告信息、被控侵权产品信息、被控侵权产品与被告关联性证据等。同时,建议在举证期限内及时向法院提交调查取证申请书,请求法院协助调查获取证据。 其次,在专利权人拥有多项专利权利要求时,如果立案之初尚不确定被控侵权产品落入哪项专利保护范围时,可以选择多项与被控侵权产品具有高度相关性的专利组成专利包进行组合维权,避免在不确定的情况下盲选单项专利最终导致被控侵权产品不落入该项专利权保护范围的风险。 再者,在现有技术抗辩中,应将被控侵权产品与现有技术的技术方案进行比较,如果被控侵权产品的全部技术特征与一项现有技术方案中的相应技术特征不相同或不等同,应当认为现有技术抗辩不成立。 本案例系列专利涉及的是大型生产设备,侵权产品体积大、造价高,因此相比于侵犯日常生产生活用品相关专利权纠纷案件的取证难度大。三聚服务团队通过搜集初步侵权证据、打包使用武器(专利)、依法借力法院(调查取证)的方式,一改过往采用单项专利维权的方式,成功帮助客户采用多元纠纷解决手段(诉讼、和解及专利授权许可)解决了纠纷,有效维护了专利权人的合法权益。二. 三聚阳光诉讼团队介绍
三聚阳光知识产权集团拥有 30 余位专职知识产权律师和专利诉讼代理人,诉讼类案件胜诉率超 90%,已累计处理 2000 余件专利无效宣告、侵权诉讼、行政诉讼侵权、商标诉讼等各类诉讼案件,其中包括石药集团左旋氨氯地平专利纠纷、格力电器与奥克斯专利无效案、摩拜单车专利无效案、港珠澳大桥专利无效案、腾讯“微视”商标行政诉讼、中山云腾商标侵权诉讼,利勃海尔商标行政诉讼、周口“长寿山”商标行政诉讼、奥运大脚印发射装置相关专利发明人资格纠纷、乐尔专利权属纠纷、三聚环保不正当竞争诉讼、美国CBI商业秘密诉讼等众多具有社会影响的案件。三聚阳光针对每一专利纠纷诉讼案件均会成立包含法律专家、技术专家、资深专利代理师、资深律师在内的专家组,对案件进行全方位的分析处理,这也是三聚阳光诉讼和无效团队一以贯之的专业服务风格。