23
7月
2021

【CIPF】三聚阳光周美华:专利无效要站在企业经营生态链中去制定策略

  7月21-23日,2021中国知识产权高峰论坛(CIPF)在上海举办,三聚阳光知识产权集团旗下北京易聚律师事务所执行主任、高级合伙人周美华在医疗器械知识产权分论坛上,带来了主题为《医疗器械企业的专利无效攻守之道》的精彩分享。

  在分享过程中,周美华针对医疗器械企业在生产经营以及实际的竞争过程中,如何运用专利无效的策略或商业手段来满足企业经营发展的切实需求,对多个案件实例进行拆解复盘与论证分析,从方法论的角度出发归纳总结出处理专利无效案件的可行性方案与有效策略。

  周美华表示:“专利无效是知识产权纠纷的一种案件形式,它本身不是目的,更多的情况之下是作为企业专利战略或者是经营战略当中的一个非常重要的手段和策略。我们在处理专利无效或者其他知识产权纠纷时,要始终站在企业生产经营或者竞争的生态链当中,去考虑我们的无效策略或者是方式方法是否正确。”

  周美华以案例结合方式,将专利无效的主要适用范围归纳为以下六大场景:

  1、企业被诉与投诉侵权。专利权具有排他和垄断属性,可以通过请求无效的形式将其无效,可以从根本上解决专利纠纷问题,能够帮助企业达到规避侵权的目的,这是专利无效最常用的场景。

  2、企业投资和并购。在以收购一家企业的经营权为目标前,需要做好知识产权尽职调查,通过运用无效的手段去进一步细化和评估知识产权侵权风险,以及这种风险将来被解除的可能性,帮助企业进行交易结构的设计,规避后续其他问题。

  3、企业上市。科创板的科创属性会涉及到很多核心的知识产权问题,一些竞争对手会针对企业在上市过程的时间节点发起专利战,往往以无效上市企业的核心知识产权的方式来进行对抗,从而阻碍企业上市进程,所以我们要从正反两方面去思考应对,作提早规划。

  4、产品上市前专利预警排查。在上市前期利用专利预警的方式来提早发现侵权风险,发现专利地雷,并采取专利无效证据的准备与规避方案的设计,尽早解除风险,避免后续遭遇专利诉讼。

  5、核心技术泄露或被带走。核心技术人员的离职,可能会造成企业的技术泄露,或者在新单位申请专利,这就涉及到侵犯商业秘密或者是专利权属纠纷,也往往会让原单位陷入侵权境地,鉴于商业秘密等维权过程的难度问题,有时需要采用专利无效的方式来解除风险。

  6、竞争中谈判的手段和筹码。在代理一些中国客户与国外企业的一些诉讼过程中,尤其在中国企业到美国、韩国、意大利等国去进行生产经营,当遭遇当地知识产权诉讼的时候,如何将主战场从国外拉回到国内,从而让我们重新掌握主动权,在这个过程当中专利无效策略的运用,以及一些主动诉讼反制措施的运用会变得非常关键。

  要很好的运用上述策略,要求我们更要关注数据,专利无效数据在很多时候能够为我们提供一些策略上的支持。首先是审查周期,据统计,近五年,平均审查周期在5个多月,专利无效审查周期范围在3——8个月,在诉讼过程或者是其他纠纷过程中,审查周期的把控是能否胜诉非常重要的一环,时间程序与实体问题同样重要;其次是结果数据,数据显示被宣告全部无效的案件占50%左右,被宣告部分无效的案件占13%左右,被维持有效的案件占37%左右,很多时候专利无效的败诉,并不是证据本身不行,而是策略运用不得当,说明在专利无效过程中要合理正确运用策略;再次是无效理由,一般来说在专利无效过程中用到的80%的都是新颖性和创造性的理由,而其他非新颖性和创造性的理由更多出于策略上的打配合;最后是诉讼撤销率,2020年,专利无效一审撤销率不到10%,二审撤销率15%,可以透露出专利无效的过程中国家知识产权局阶段的关键作用。

  专利无效重点、难点问题主要来源于对专利保护范围的确定、证据公开时间和公开内容的认定,以及对专利创造性的判断。周美华其主编的《专利确权攻守之道》之中收录的多个案例,通过对多个案例的复盘分析,从多个维度印证了自己的观点,“没有无效不掉的专利,关键还是策略的运用。策略的合理运用,能够帮助我们准确把握案件当中的重点和难点,厘清专利无效程序上的影响。”

  在专利无效的过程中,要重视对于在先无效决定与在先判决的分析, 针对被控侵权产品与涉案专利的核心差别提交证据,构建合理的无效证据组合,为专利侵权诉讼争取胜诉机会;同时,涉案专利的申请日是检索现有技术的基准日,可作为打掉优先权的重要依据,将基准日延后,有利于现有技术的检索,为成功专利无效奠定基础。 伴随着中国专利申请数量的逐年递增,专利诉讼量也日渐增长,在确定专利的权利基础问题时,能否正确认知和运用专利无效策略非常关键,这是对企业的挑战,是考验专利律师的重要尺度,最终也是专利无效是否能够服务于企业竞争的试金石。

分类: 公司新闻

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